Empresa condenada por usar o mesmo nome da concorrente

Recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou uma empresa a cessar o uso da marca idêntica àquela da sua concorrente e a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Entenda o caso

Segundo consta do processo, a requerente ajuizou ação contra empresa do mesmo ramo pelo uso de marca com semelhanças nominativas, fonéticas e ideológicas, requerendo a cessação do uso da marca e indenização por danos morais, tendo em vista que possui registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2021.

A empresa ré, por sua vez, alegou que utilizava o nome contestado pela empresa concorrente há mais tempo, o que foi reconhecido pelo juiz em 1ª instância ao afirmar que “há seguros indícios da boa-fé da parte ré, pois se utilizava do vocábulo “alpack”, acompanhado da expressão “produtos adesivos”, ao menos desde 2004 (fls. 385/388), ou seja, muitos anos antes do depósito do registro da marca pela autora perante o INPI, em 2021.

Em réplica (resposta à contestação da empresa Ré), a empresa requerente alegou ser irrelevante o fato de que a parte contrária utilizava a mesma denominação com antecedência, uma vez que foi ela a primeira a registrar o nome junto ao INPI.

Para a Justiça, quem estava com a razão?

Decisão de 1ª instância

O juiz de 1ª instância entendeu que a empresa autora da ação não ostenta proteção legal para impedir a ré de se utilizar do vocábulo “alpack”, que a proteção concedida à autora, pelo registro no INPI, exige a combinação dos vocábulos “alpack”, “alvarenga” e “embalagens”, assim, a ré não praticou ilegalidades, não sendo cabível o atendimento ao pedido de indenização por danos morais.

Decisão de 2ª instância

A empresa autora recorreu da decisão em busca da reversão da sentença.

Para o desembargador responsável por relatar a decisão do julgamento da apelação, ainda que a ré se valha, com precedência, da designação Alpack para intitular seu estabelecimento, esse fato se deu em um plano informal e precário, não lhe garantindo qualquer direito de uso exclusivo nos termos da Lei de Propriedade Industrial (LPI), cumprindo pontuar que a autora também utiliza da expressão há vários anos, não havendo sequer alegação de má-fé de sua parte na iniciativa de levar o termo a registro.

Complementou que nesses casos, a proteção do termo recai sobre aquele que primeiro registrá-lo como marca, segundo o brocardo “first come, first served”, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“3. Irrelevância do fato de a ré se utilizar, como reconhecera o acórdão recorrido, dos termos “Ana flex” anteriormente ao uso e registro da demandante. 4 O sistema marcário brasileiro confere proteção a marcas por primeiro registradas, não se podendo enfraquecê-lo ao reconhecer que, em algum lugar, em algum momento, alguém teria utilizado a referida marca para identificar os seus produtos, sem, todavia, registrá-la, e, ainda, sem que fosse referida marca reconhecidamente notória, ou ainda, sob pena de colocar-se em xeque todo o sistema marcário.” AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.677/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022).

Por fim, o desembargador concluiu que a proteção marcária se adquire pelo registro validamente expedido pelo INPI, não pelo uso, cabendo ao usuário anterior, prejudicado, no prazo previsto no art. 129, §1º da LPI, postular o direito de precedência no registro como marca, o que não foi realizado pela empresa ré, que só buscou a regularização quando citada no referido processo.

Assim, constatado o ato ilícito previsto no art. 189, I da LPI, a cessação do uso da marca conflitante, bem como o pagamento das indenizações pertinentes é a medida cabível.

Conclusão

Como visto, para a lei, o que importa é o devido registro expedido pelo órgão competente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), pouco importando se utilizado o nome com antecedência. O que vale é o registro, ainda mais na situação trazida, em que ambas as empresas utilizavam igualmente o termo há anos e apenas uma efetuou o registro, trazendo titularidade, regularidade e publicidade.

Nesse caso, assim como tantos outros que envolvem o uso da marca, o valor a título de danos morais é praticamente irrelevante, tendo em vista que o prejuízo por não ter realizado o registro antes pode impactar o reconhecimento da marca desde o início da sua existência perante a sociedade, que se vê forçada a alterar o nome, os contratos, todos os demais dados de registro junto ao CNPJ e perante a junta comercial, refazer seu marketing, logos, timbrados, uniformes, dentre tantas outras medidas. Dessa forma, fica a nossa recomendação para que registre a sua marca antes de iniciadas as atividades empresariais, contando com o auxílio de profissionais especializados que possam auxiliá-lo nesse processo, para assim evitar prejuízos como o visto neste artigo.